TUTELA DEL MARCHIO

Si può parlare di uso effettivo di un marchio solo quando tale marchio è utilizzato per garantire l’identità dell’origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

La Corte Europea  (Judgment of the General Court -Sixth Chamber) nella decisione dell’8 giugno 2022 (Cases T‐26/21 to T‐28/21)  ha confermato la decisione della Commissione dell’UAMI secondo cui una nota società ha perso l’uso del marchio “Think different” per non uso, legittimando dunque altra società ad utilizzarlo.

La Corte nella sentenza  ha confermato infatti l’orientamento preesistente, rilevando preliminarmente  il principio secondo cui  nel sistema dei marchi dell’UE non esiste alcun precetto che obblighi il titolare a provare l’uso del suo marchio anteriore da solo, indipendentemente da qualsiasi altro marchio o segno.

Ciò poiché il marchio “Think different” era stato usato congiuntamente al marchio Macintosh, ma  di per se, come confermato nella sentenza in esame, ciò poteva non costituire la causa della perdita dell’uso del marchio per non uso, potendo infatti ben verificarsi il caso in cui due o più marchi siano utilizzati congiuntamente e autonomamente, con o senza il nome della società produttrice, richiamando a tale proposto altre sentenze conformi (cfr., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU: T:2005:438, punti 33 e 34; del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, punto 100; e del 6 novembre 2014, Popp e Zech/UAMI – Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non pubblicata, EU:T:2014:935, punto 43).

Pertanto, l’uso congiunto di un altro marchio con i marchi contestati non può, di per sé, compromettere la funzione di tale marchio come mezzo di identificazione dei prodotti interessati in quanto è  necessaria una  verifica successiva, cioè, se il marchio registrato utilizzato in combinazione con un altro marchio continua o meno  a essere percepito come indicativo dell’origine del prodotto in questione affinché tale uso rientri nell’espressione “uso effettivo” ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (si veda, per analogia, la sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punto 35).

Come è noto, infatti,  si può parlare di uso effettivo di un marchio solo quando tale marchio è utilizzato per garantire l’identità dell’origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le modalità in cui i marchio contestato sono stati utilizzati sulle confezioni dei prodotti (posti in un logo marginale, di ridotte dimensioni e seguiti dal marchio riconosciuto del prodotto) non giustifica la conclusione che essi siano stati utilizzati come marchi, vale a dire conformemente alla loro funzione essenziale di fornire un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti interessati, valutando conseguentemente tale uso piuttosto debole.